LICENSINTORG - Licenz.ru  

 

КОНФЕРЕНЦИЯ ОАО ЛУКОЙЛ "Практика защиты и передачи прав при коммерциализации объектов интеллектуальной собственности, в том числе при реализации инновационных проектов"

Тезисы выступления Кириченко В.И. - директора фирмы «Лицензинсервис» ФГУП «Лицензинторг»

Как представитель организации, специально созданной решением Правительства СССР в 1962 г . для осуществления международного технологического обмена на коммерческой основе и осуществившей за годы своего существования несколько тысяч коммерческих сделок как по продаже отечественных разработок за границу, так и приобретению новейших иностранных технологий для нужд народного хозяйства, хотел бы остановиться на практических вопросах защиты, передачи прав на интеллектуальную собственность и уменьшения рисков при как при коммерциализации на международном рынке собственных объектов интеллектуальной собственности, так и приобретении прав на использование чужих.

В начале я бы хотел остановиться на практике решения задач защиты и предотвращения рисков в процессе как легальной передачи за границу прав использования отечественной интеллектуальной собственности, так и приобретению таких прав на основе традиционных лицензионных соглашений.

Почему я делаю упор на слове «легальная», а вернее «легитимная» передача прав? По моим наблюдениям, сегодня для владельцев интеллектуальной собственности существует четыре возможных вида передачи иностранному партнеру прав использования интеллектуальной собственности:

Первый – через лицензионное соглашение.

Второй – через соглашение о научно-техническом сотрудничестве.

Третий – за счет внесения в уставной капитал совместных предприятий.

И четвертый, самый развитый на сегодня, - нелегитимный и существующий, вероятно, только в России. Может быть определение «нелегитимный» не совсем точно описывает процесс «откачки» нашей интеллектуальной собственности через систему «стажировочных» контрактов, грандов, соглашений о сотрудничестве, конкурсов, протоколов о намерениях о сотрудничестве и т.д. и т.п. В русском новоязе есть такое слово – лохотрон, которое наиболее полно описывает процесс такой передачи прав от их российских владельцев иностранным «партнерам», причем наши владельцы отдают права на свои изобретения добровольно! Правда, потом, обращаясь к нам за помощью, они сокрушаются: «мы ведь на переговорах обсуждали совсем другое, а не то, что партнер запатентует наши изобретения за границей на свое имя».

На одном из «круглых столов» я проводил такой пример. Известная фирма «Самсунг» объявила среди российских изобретателей конкурс по следующим направлениям – проекционные системы, жидкокристаллические дисплеи, плазменные дисплейные панели, новые дисплейные технологии, улучшение качества изображения. Декларированная организаторами цель конкурса – выявление перспективных идей для совместной разработки высокоэффективных методов обработки изображения и новых средств отображения в виде телевизионной информации. Знаете, какое первое место? Тысяча долларов!

Я не хочу сказать, что «самсунговцы» совершили что-то нелегитимное. Просто такие объявления попадают у нас на благодатную почву: не создана инновационная система, отсутствует система правового образования наших изобретателей, которые счастливы от того, что кто-то обратил внимание на их детище. Не собираюсь обвинять «Самсунг», говорить, что они «такие-сякие». Наоборот – молодцы! Приспособились к нашим реалиям! И используют их как могут. Но осадок чего-то, вроде как конфету взяли у ребенка (не отобрали, а взяли), к тому же он сам её отдал…

Надо отдать должное сотрудникам «Самсунга»: они откуда-то узнали об этом примере и в 2005 г . подобный конкурс уже объявлен от имени российской фирмы.

Соглашения о научно-техническом сотрудничестве. На какие положения таких соглашений необходимо обращать внимание?

Во-первых, в договорах о научно-техническом сотрудничестве не всегда определен в стоимостном выражении «интеллектуальный» вклад каждой из сторон на начало сотрудничества.

Во-вторых, в этих договорах не определен механизм «выравнивания» этих вкладов сторон до начала самого сотрудничества. Мы полагаем, что наиболее эффективным инструментом выравнивания является традиционное лицензионное соглашение. Крайне желательно производить оценку уровня готовности каждой из сторон ещё на стадии подготовки соглашения о научно-техническом сотрудничестве. Это позволит не только чётко определить в стоимостном выражении интеллектуальный вклад каждой стороны в конкретный проект, но и зафиксировать принципы распределения прибыли от реализации объекта, созданного в процессе сотрудничества. При этом весьма важным является способ «выравнивания» стартового научно-технического задела (уровня) партнеров, начинающих сотрудничество. Это «выравнивание» связано с необходимостью передачи одним партнером другому прав на использование определенных объектов промышленной собственности, созданных до начала сотрудничества. Основой передачи таких прав может стать традиционное лицензионное соглашение. При этом платежи по такому соглашению могут быть использованы лицензиаром для последующего финансирования работ, связанных с реализацией сотрудничества.

В третьих – часто отсутствует чётко прописанный механизм патентования как «собственных» объектов интеллектуальной собственности сторон, так и патентования результатов, полученных совместно. Например, по вопросам, связанным с патентованием объектов интеллектуальной собственности, созданной российской стороной. По известной причине - отсутствие средств на патентование, российский партнер часто передает право на патентование своей интеллектуальной собственности иностранному партнеру. Если лицензионное соглашение, являющееся частью соглашения о научно-техническом сотрудничестве, или само соглашение о НТС, четко определяет порядок такого патентовании, проблем не возникает.

Что мы, сотрудники организации - участника международного рынка высоких технологий с 45-летним стажем «оформления» передачи прав использования объектов интеллектуальной собственности в виде лицензионных соглашений, понимаем под защитой и страхованием рисков в этом процессе? Будь то лицензионное соглашение, либо часть соглашения о научно-техническом сотрудничестве, посвященная вопросам интеллектуальной собственности, необходимо соблюдать правила игры на этом рынке. Конечно, многое зависит от того, кто продаёт права и кто их покупает.

На что нужно обращать внимание при подготовке и подписании лицензионных соглашений и других документов, предусматривающих передачу прав использования объектов интеллектуальной собственности?

1.Четкое определение того, какие собственно права, кем, на что и кому передаются. Как, где и на какой срок подтверждена защита этих прав.

2.Сколько должны стоить такие права на международном рынке с учётом конкретных показателей, характеризующих объем передаваемых прав. Это вид лицензии: исключительная или неисключительная, патентная или беспатентная, срок действия лицензионного соглашения и т.д. Каким образом цена лицензии на эти права, рассчитанная на основе принятых на рынке методик расчёта, должна выплачиваться или иным образом компенсироваться покупателем. Паушально, на основе роялти, с применением системы минимально-гарантированных платежей и т.д.

3.Что должно быть предусмотрено в лицензионном соглашении, соответствующем разделе соглашения о научно-техническом сотрудничестве, регламентирующим передачу прав, для исполнения продавцом (лицензиаром) или покупателем (лицензиатом) своих обязательств по заключенному соглашению когда лицензиар – российская сторона:

  • гарантий получения вознаграждения даже в случае неиспользования полученных прав покупателем,
  • гарантий получения достоверной информации об объемах реального использования покупателем полученных прав,
  • гарантий принятия лицензиатом мер по предотвращению несанкционированного использования полученных от лицензиара прав,
  • порядка обмена между покупателем и продавцом информацией, относящейся к вопросам «усовершенствований» в объект интеллектуальной собственности, прав на неё и порядка предоставления такой информации друг другу,
  • регламентации порядка взаимоотношений между лицензиаром и лицензиатом по истечении срока действия лицензионного соглашения.

Здесь и вопросы условий продления срока действия лицензионного соглашения, вопросы использования полученной технологии после истечения всех сроков действия соглашения,

В предыдущих выступлениях на аналогичных форумах достаточно много внимания уделялось примерам того, что, к сожалению, делалось нашими разработчиками в ущерб своим собственным интересам. Сейчас хотелось бы изложить свое представление о том, что желательно делать при подготовке лицензионных соглашений, чтобы обеспечить защиту интересов как собственно изобретателей, так и государства, гражданами которого они являются.

1.Четко определять сам объект интеллектуальной собственности, крайне желательно защищенный патентами как в стране покупателя, так и на территориях, где будет происходить использование полученных прав и продукции на их основе.

2.Определять вид передаваемых прав: исключительные или неисключительные. Причем следует иметь ввиду даже не то, что при исключительной передаче прав их владельцем становится покупатель, а то, что продавец лишает себя права использовать, простите за тавтологию, свои собственные права в зоне исключительности. Отсюда вытекает необходимость чёткого определения территорий, на которых продавец передает, а покупатель получает права использования объекта интеллектуальной собственности.

3.Лицензионное соглашение должно чётко определять не только обязанности покупателя, но и самого продавца для предотвращения в будущем претензий со стороны покупателя и соответственно материальных потерь для продавца.

4.Наконец цена лицензии. Да, она, в конечном счёте, определяется договоренностью сторон, но эта договоренность сторон должна основываться на корректном расчёте по принятым на рынке методикам. К сожалению, это не всегда происходит таким образом. Исходя из нашей практики, наших владельцев объектов интеллектуальной собственности можно разделить на две категории:

Первая - после многих лет невостребованности их достижений на Родине «опьяненные» признанием их детища иностранным покупателем или партнером в случае соглашения о научно-техническом сотрудничестве. Эти владельцы интеллектуальной собственности готовы уступить права на неё на предложенных им условиях, зачастую более чем невыгодных как с коммерческой стороны, так и с точки зрения сохранения собственных прав на интеллектуальную собственность.

Другая категория отечественных владельцев промышленной собственности – убежденные в уникальности своего изобретения и с помощью простой арифметики подсчитавшие, сколько будет стоить лицензия на их творение, если, например, во всём мире круглые колёса заменить на квадратные. Правда, вопрос - нужно ли их изобретение рынку, как, например, квадратные колёса, такими владельцами интеллектуальной собственности просто не рассматриваются.

5.Весьма важными являются вопросы, связанные с зарубежным патентованием объекта промышленной собственности, права на которые передаются по лицензионному соглашению или в соответствии с соглашением о научно-техническом сотрудничестве. Не секрет, что зачастую у отечественных разработчиков просто нет средств на зарубежное патентование и они соглашаются передать право на зарубежное патентование лицензиату или партнеру. В принципе, если порядок такого патентования чётко определен в лицензионном соглашении, включая вопросы использования отечественным разработчиком своих прав на патент и условия «возврата» себе «патентовладения» (прошу извинить за «новояз»), ничего страшного в этом нет. И это подтверждается нашей практикой ( Пример – экспортная лицензия на отечественную технологию производства синтез-газа «Тандем-процесс» с передачей права зарубежного патентования лицензиату – фирме «Текнип», Франция).

К сожалению, наши изобретатели сначала самостоятельно передают права иностранному лицензиату или партнеру по сотрудничеству, потом, обнаружив, что они в иностранных патентах присутствуют только как авторы, но не патентовладельцы, прибегают к нам и просят помочь. Но зачастую поезд, к сожалению, уже ушел вместе с правами автора на свое изобретение.

Следует иметь ввиду, что даже если российский разработчик указан в иностранном патенте как «автор» или даже «сообладатель патента» (как это иногда бывает при «совместном» патентовании), это вовсе не означает, что у него те же возможности получения экономической выгоды от коммерческой реализации патента, как у его зарубежного партнера. Права-то у «сообладателей» патента одинаковы, но вот возможности их реализации зачастую разные. Для предотвращения разочарования от сотрудничества с таким «сообладателем» патента необходимо заранее, до подачи «совместной» заявки, оформить взаимоотношения с будущим «сообладателем» патента, оговорив в этом документе конкретные вопросы, связанные с распределением прибили от коммерциализации «совместного» патента.

6.Вопросы взаимоотношений с лицензиатом в процессе выполнения лицензиаром своих обязательств по лицензионному соглашению. Например, по организации обучения специалистов лицензиата. Как правило, лицензионные соглашения должны содержать условия такого обучения: количество человеко/часов для специалистов покупателя, возмещение расходов специалистов продавца по командированию (оплата виз, страховки, авиабилетов определенного класса, трансферта аэропорт-гостиница-место проведения обучения и обратно, оплата гостиницы определенного класса, суточные для специалиста). В равной мере это относится и к расходам по командированию специалистов продавца для участия в пуске в эксплуатацию и т.п.

Кроме того, существует ещё один вид расходов, о котором наши специалисты не знают, а покупатель не собирается напоминать – т.н. ставки «возмещения». Речь идёт не о «командировочных», а компенсации лицензиару отсутствия специалиста. Причём ставки возмещения рассчитываются на основе почасовой оплаты и порой составляют весьма значительные суммы (иногда даже свыше 1000 долларов США в сутки).

7.Вопросы, связанные с истечением срока действия соглашения, также являются существенной частью лицензионного соглашения, т.к. определяют обязательства сторон после окончания срока действия. Например: лицензиат обязан возвратить лицензиару полученную от него документацию и прекратить производство лицензионной продукции.

8. При передаче прав промышленной собственности в лицензионном соглашении особое внимание следует уделить вопросам регламентации действий лицензиата и лицензиара при возникновении претензий по предмету лицензии со стороны третьих лиц, вопросам обеспечения конфиденциальности и санкций в случае её нарушения.

9. Разрешение споров. Помимо указания места рассмотрения споров между лицензиатом и лицензиаром, например, Стокгольм, необходимо указывать, право какой страны будет применяться при этом.

10. Язык лицензионного соглашения. Как правило, лицензионные соглашения двуязычные, хотя встречаются (в основном при заключении соглашений с китайскими фирмами) и трехязычные. Лицензионное соглашение должно предусматривать, какой язык будет превалировать при разрешении споров и трактовке статей лицензионного соглашения. Отсюда понятно, почему с китайскими фирмами лицензионные соглашения составляются на трех языках: русском, китайском и английском. При этом английский язык и будет превалирующим языком.

Вот далеко неполный перечень вопросов, которые должен решать российский владелец интеллектуальной собственности при продаже прав на своё изобретение. Вопрос: должен ли он делать сам или следует привлечь специалистов? Есть ли типовые лицензионные соглашения? Есть ли методики расчёта стоимости лицензии? Есть ли описания тактики ведения переговоров и порядка разрешения споров? Конечно есть. В том же Интернете.

Но… Если у российского учёного или научного работника есть, например, автомобиль, вряд ли ему придёт в голову ремонтировать его самостоятельно или пытаться научиться их ремонтировать, потерпев фиаско на первом, втором (если есть средства) или третьем автомобиле. А вот заниматься не своим делом – продавать лицензии можно. Дело слесаря – ремонтировать автомобиль, дело изобретателя – изобретать, дело специалистов по коммерциализации объектов интеллектуальной собственности, например «Лицензинторга» - помогать продавать лицензии на максимально выгодных для отечественного разработчика условиях, обеспечивающих его максимальную защиту и определенную рынком стоимость лицензии.

До этого основное внимание было уделено вопросам, связанным с защитой, оценкой и передачей прав на объекты интеллектуальной собственности, созданной отечественными учёными. Но инновационный процесс не может основываться только на своих собственных разработках, не может не использовать достижения мировой науки и техники. А здесь возникают прямо противоположные проблемы – необходимость обеспечить получение наибольших прав, гарантий воспроизводимости технологий и предотвращения претензий третьих лиц при наименьших затратах.

Важное место в нашей деятельности составляет та её часть, которая относится к приобретению прав на использование иностранных объектов интеллектуальной собственности, иностранных технологий, особенно при создании крупных производств. В годы плановой экономики на долю нашего объединения приходилось до 70 % закупок за границей новейших технологий для различных отраслей народного хозяйства. И сейчас, по заказам российских организаций и предприятий мы осуществляем такую деятельность. Либо как покупатели по контрактам, но чаще, как официальные консультанты. Речь идёт как о крупных объектах стоимостью до нескольких сотен миллионов долларов, например, вновь создаваемых химических производств, так и более скромных, в которых присутствует иностранная технология, например, суперкомпьютер для Росгидромета. Чаще всего предметом соответствующего договора между ФГУП «Лицензинторг» и российским заказчиком является та часть контракта, которая относится к технологии. Какие работы осуществляет по таким договорам ФГУП «Лицензинторг»?

•  Определяет основные фирмы-изготовители оборудования и готовит обзор этого оборудования и применяемых технологий. При выборе Продавца организует ознакомление специалистов Комитента с работой аналогичного оборудования.

•  Получает коммерческие предложения от потенциальных Продавцов на поставку оборудования и передачу технологии.

•  В случае необходимости готовит предложения по лизинговой схеме получения оборудования и подготовит рекомендации по выбору лизинговой компании.

•  По просьбе Комитента получит справки иностранных финансовых институтов о финансовом положении потенциальных поставщиков оборудования.

•  Осуществит расчёты цен Оборудования и технологии на основании принятых методик.

•  Подготовит тексты Контрактов на русском и английском языках, предусматривающих максимальную защиту интересов российского партнера.

•  Подготовит обоснования выбора Продавцов оборудования и технологии.

•  В случае деятельности с российским партнером на основе договора комиссии совместно с Комитентом проведет переговоры с Продавцами и после одобрения Комитента подпишет контракты, осуществит необходимые действия для растаможивания оборудования и оптимизации расходов по уплате таможенных пошлин и налогов с учетом действующего законодательства.

Что касается самого лицензионного соглашения о приобретения той или иной технологии, в том числе в составе крупномасштабного проекта, то, в принципе, основные его положения не отличаются от перечисленных ранее условий лицензионных соглашений на передачу прав использования собственных объектов интеллектуальной собственности. Вместе с тем, исходя из нашего опыта при осуществлении импортных сделок по приобретению иностранных технологий и оборудования, например, для создания новых химических и нефтехимических производств, хотел бы более подробно остановиться на содержании таких лицензионных соглашений.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, используемые в лицензионном соглашении чрезвычайно важны для дальнейшей его реализации и разрешения споров. Поэтому к этому разделу лицензионного соглашения необходимо подходить с особой тщательностью. Например, «Права Интеллектуальной Собственности». Обычно они определяются так: «Права Интеллектуальной Собственности» - означают любые или все патенты, авторские права, права на топологические схемы, промышленные секреты и ноу-хау, которые были или будут приобретены или каким-либо образом защищены ЛИЦЕНЗИАРОМ до даты вступления в силу или в течение срока действия лицензионного СОГЛАШЕНИЯ, во всем мире, и которые необходимы и/или существенны для практической деятельности или для использования прав, предоставляемых лицензионным СОГЛАШЕНИЕМ.

•  Стороны по соглашению. Необходимо, чтобы продавец технологии обладал всеми необходимыми правами на объекты интеллектуальной собственности, лежащие в основе этой технологии, что должно найти отражение в тексте преамбулы лицензионного соглашения.

•  Важную роль как для заключения, так исполнения лицензионных соглашений, не говоря уже о таких неприятных случаях, как арбитражное или судебное разбирательство споров) имеют определения, собственно с которых начинается лицензионное соглашение. Прежде всего, должно быть чётко прописано, что является предметом лицензионного соглашения и как понимаются термины, используемые в описании предмета. Здесь не надо стесняться: «зачем это писать – и так всё ясно». Ясно-то ясно, но кому? Специалисту. А вот будет ли это ясно, например, арбитру – это вопрос.

3.Техническая помощь лицензиара. Раздел «Обучение персонала лицензиата» должен содержать перечисление тематики обучения, количество обучаемых специалистов и количество человеко-дней обучения, а также перечисление того, что лицензиат предоставит в рамках лицензионного соглашения представителям лицензиара, прибывшим для проведения обучения. Должно быть оговорено, что Лицензиат заранее согласует с Лицензиаром место и дату начала обучения специалистов лицензиата, примет меры для обеспечения командируемых специалистов Лицензиара визами для въезда и пребывания в стране проведения обучения. Помимо ставки оплаты специалистов Лицензиара, размер которой должен быть определен в отдельном разделе лицензионного соглашения или приложении к нему, Лицензиат, как правило, оплачивает Лицензиару расходы, связанные с командированием его специалистов для обучения, в том числе:

а/ визовые сборы;

б/ страховку;

в/ авиабилеты эконом.класса для пролета от Москвы до места обучения и обратно;

г/ гостиницу;

д/ суточные /карманные/ деньги от даты въезда до даты выезда из страны Лицензиата. Как правило, размер таких суточных определен в стране Лицензиара.

Следует отметить, что суточные и ставка оплаты инженеров ЛИЦЕНЗИАРА, упоминавшиеся выше, совершенно разные вещи. Иногда ставка оплаты специалистов ЛИЦЕНЗИАРА иначе называется СТАВКОЙ ВОЗМЕЩЕНИЯ, смысл которой состоит в том, что лицензиат возмещает лицензиару потери из-за отсутствия квалифицированного специалиста в связи с командированием для обучения к лицензиату. Ставка возмещения исчисляется в валюте лицензионного соглашения как почасовая (например, 120 долларов США в час), но при этом указывается суточный размер, исходя из продолжительности рабочего дня (например, 8 часов).

В равной степени это относится и к специалистам Лицензиара, командируемым для освоения технологии и пуска в эксплуатацию, за исключением того, что ставки возмещения исчисляются обычно по трем категориям специалистов:

-специалист среднего технического звена

-инженер

-руководитель монтажа.

Кроме того, для работы по обучению Лицензиат за свой счет обеспечит командируемых специалистов Лицензиара:

а/ помещением для проведения обучения;

б/ техническими средствами;

в/ встречу в аэропорту и трансфер от аэропорта до гостиницы;

г/ проводы в аэропорту и трансфер от гостиницы до аэропорта;

д/ трансфер от гостиницы до места обучения и обратно;

е/ квалифицированного переводчика

•  Гарантии. Одно из самых важных условий лицензионного соглашения. Как правило, смысл гарантий сводится к тому, что ЛИЦЕНЗИАР гарантирует, что объем и качество передаваемой техдокументации в сочетании с оказываемой технической помощью позволят Лицензиату освоить производство продукции с зафиксированными в лицензионном соглашении показателями, при условии правильного использования Лицензиатом требований, указаний и руководств, содержащихся в передаваемой техдокументации, а также инструкций специалистов ЛИЦЕНЗИАРА.

Однако не следует забывать, что, как правило, ответственность ЛИЦЕНЗИАРА по любым искам или претензиям, вытекающим из лицензионного Соглашения или связанным с его исполнением, ограничивается суммой, фактически полученной ЛИЦЕНЗИАРОМ по этому Соглашению.

•  Платежи. ЛИЦЕНЗИАТ обязуется оплатить ЛИЦЕНЗИАРУ вознаграждение в качестве возмещения за предоставляемые права, предусмотренные лицензионным Соглашением. Подобное вознаграждение выплачивается или паушально, т.е. единовременно, либо на основе роялти. Например, при оплате на базе роялти платежи осуществляются таким образом:

А) Первоначальный платеж. Он обычно привязывается к дате подписания лицензионного соглашения, например: в течение 30 календарных дней и зачастую определяет дату вступления лицензионного соглашения в силу.

Б) РОЯЛТИ. В течение установленного лицензионным соглашением срока, например, 30 дней со дня окончания каждого календарного квартала ЛИЦЕНЗИАТ должен предоставлять ЛИЦЕНЗИАРУ письменный отчет, сертифицированный официальным лицом или директором ЛИЦЕНЗИАТА (“Отчет Роялти”) относительно производства лицензионной продукции в предшествующем квартальном периоде.

Текущие отчисления (роялти) уплачиваются ЛИЦЕНЗИАТОМ в установленный период времени, например, ежеквартально с указанием времени платежа, например, в течение 15 дней, следующих за истечением каждого квартала, начиная с …….. квартала с даты вступления в силу лицензионного Соглашения.

В) МИНИМАЛЬНО-ГАРАНТИРОВАННЫЕ ПЛАТЕЖИ. Как правило, такие платежи вводятся Лицензиаром для того, чтобы обеспечить выплату вознаграждения независимо от того, будет ли Лицензиат использовать свои права по лицензионному соглашению или нет. Можно сказать, что минимально гарантированные платежи в какой-то мере определяют начальную стоимость лицензии, т.к. они сами рассчитываются на основе данных представленных Лицензиатом в своем запросе на продажу лицензии. Сроки выплаты минимально-гарантированных платежей те же, что и устанавливаемые для выплаты роялти: ежеквартально, в течение 15 дней, следующих за истечением каждого квартала. Что очень важно: если сумма предусмотренных лицензионным соглашением текущих отчислений (роялти) за какой-либо квартал действия Соглашения превышает минимальную гарантированную сумму за соответствующий квартал, то разница не будет засчитываться в счет минимальных гарантированных сумм за последующие кварталы

УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА . Все платежи по настоящему Соглашению осуществляются путем телеграфного перевода и понимаются как платежи-нетто в пользу ЛИЦЕНЗИАРА без каких-либо вычетов.

  •  СБОРЫ И НАЛОГИ. Как правило, лицензионное соглашение устанавливает, что все сборы, налоги и другие расходы, связанные с заключением и исполнением настоящего Соглашения, взимаемые на территории лицензиата, а также все расходы в связи с переводом первоначального платежа и текущих (или минимально-гарантированных) отчислений на счет ЛИЦЕНЗИАРА в Банке _________, несет ЛИЦЕНЗИАТ. Все сборы, налоги и другие расходы, связанные с заключением и исполнением лицензионного Соглашения на территории лицензиара, несет ЛИЦЕНЗИАР.

•  АУДИТ. ЛИЦЕНЗИАТ должен вести соответствующую бухгалтерию, в соответствии с общепринятыми бухгалтерскими принципами, которая должна включать документы по инвентаризации, и делать точные записи, касающиеся всех сделок, имеющих отношение к настоящему Соглашению.

ЛИЦЕНЗИАР имеет право сам или через Аудитора в течение Срока действия лицензионного Соглашения и трех лет после его истечения, по соответствующему уведомлению ЛИЦЕНЗИАТА инспек-тировать, проверять, делать выписки и копии из бухгалтерских книг и записей и других документов ЛИЦЕНЗИАТА (вклю-чая, без ограничений, ваучеры, расчеты, заказы на приобретение, заказы на продажу и перезаказы), относящиеся к предмету лицензионного соглашения.

ЛИЦЕНЗИАТ должен предоставлять доступ ко всем своим бухгалтерским книгам и записям в течение срока действия лицензионного Соглашения и трех лет после его истечения.

Если при проверке бухгалтерских книг и записей ЛИЦЕНЗИАТА ЛИЦЕНЗИАР или Аудитор обнаружит, что ЛИЦЕНЗИАТ выплачивал неверные суммы роялти в лицензионным соглашением, ЛИЦЕНЗИАР уведомляет об этом ЛИЦЕНЗИАТА. В этом случае ЛИЦЕНЗИАТ обязан незамедлительно оплатить соответствующие суммы ЛИЦЕНЗИАРУ.

•  ЧАСТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ и ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО КОФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Вопросы обеспечения конфиденциальности. Это не просто обещание сохранять в тайне от третьих лиц определенные виды информации. Но это и не одна или две строчки в лицензионном соглашении, а целые разделы, подробно описывающие, что является конфиденциальной информацией, что понимается под её разглашением, как определяется вина и какие конкретно последствия для виновной стороны будет иметь разглашение.

В лицензионных соглашениях обычно применяется понятие ЧАСТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, которая означает любую частную информацию, модели или устройства, относящиеся к предмету лицензионного СОГЛАШЕНИЯ и переданные одной стороной другой стороне в письменной и/или графической форме или в виде образцов, в виде компьютерных программ или баз данных в машиночитаемой или человекочитаемой форме в любых версиях и определенная как конфиденциальная на момент ее устной передачи и кратко излагаемая передающей стороной в письменной форме в течение последующих, например, тридцати дней.

В лицензионных соглашениях необходимо тщательно прописывать ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО КОФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, чтобы избежать в будущем неприятностей, связанных с несанкционированным разглашением информации, относящейся к предмету лицензионного соглашения.

Например, обязательства по конфиденциальности могут предусматривать, что в течение определенного срока, например пяти лет с момента получения Частной информации другой стороны, ни одна из сторон не должна публиковать или передавать какую-либо Частную информацию другой стороны третьей стороне. Получающая сторона должна обращаться с получаемой конфиденциальной информацией также, как она обращалась бы с собственной информацией такого рода.

Вместе с тем в лицензионном соглашении даются изъятия из этого правила: информация, полученная от другой стороны не должна толковаться как конфиденциальная, если:

(а) она известна общественности на момент передачи или становится достоянием общественности после передачи не в результате неправильных действий или бездействия ЛИЦЕНЗИАТА или каких-либо его ассоциированных членов, агентов, или сотрудников;

(б) она была известна получающей стороне до момента первого получения такой информации от передающей стороны;

(в) она независимо разработана получающей стороной;

(г) она законно получена одной стороной от третьей стороны без ограничений на конфиденциальность;

(д) передающая сторона предварительно предоставила письменное разрешение на ее разглашение или

(е) она вынужденно передается прави-тельственным или судебным органам, имеющим юрисдикцию на это и тре-бующим этого или если закон требует разглашения каким-либо другим образом.

•  ИЗОБРЕТЕНИЯ. Этот раздел лицензионного соглашения определяет среди прочего, в собственности кого будут изобретения, возникшие у лицензиара и лицензиата в период реализации лицензионного соглашения и относящиеся к его предмету. Например, вся конфиденциальная информация и технология, предоставляемые ЛИЦЕНЗИАРОМ ЛИЦЕНЗИАТУ лицензионным Соглашением, остаются собственностью ЛИЦЕНЗИАРА. С другой стороны вся конфиденциальная информация и технология, предоставляемая ЛИЦЕНЗИАТОМ ЛИЦЕНЗИАРУ, и все изобретения или технологии, сделанные или разработанные ЛИЦЕНЗИАТОМ в отношении процесса, должны оставаться собственностью ЛИЦЕНЗИАТА.

•  ЗАЩИТА ПРАВ. Лицензионное соглашение должно устанавливать, что настолько, насколько это может быть известно с даты вступления в силу соглашения без проведения исследований ЛИЦЕНЗИАР представляет и гарантирует, что использование конструкции, технологии и т.п., предоставленных ЛИЦЕНЗИАТУ ЛИЦЕНЗИАРОМ по Соглашению, не нарушает и не присваивает незаконно права собственности третьих сторон. Кроме того устанавливается, что в течение всего срока действия Соглашения ЛИЦЕНЗИАТ признает и будет признавать действительность ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЛИЦЕНЗИАРА на предмет лицензионного соглашения и что ЛИЦЕНЗИАТ не будет оспаривать сам или оказывать содействие третьим лицам в оспаривании указанных прав.

•  В этом разделе лицензионного соглашения важное место занимает процедура «реагирования» сторон при возникновении претензий со стороны третьих лиц. Например лицензионное соглашение может предусматривать, что в случае предъявления к ЛИЦЕНЗИАТУ третьим лицом исков или требований в связи с нарушением его прав вследствие использования ЛИЦЕНЗИАТОМ предмета лицензионного Соглашения, ЛИЦЕНЗИАТ незамедлительно уведомит об этом ЛИЦЕНЗИАРА. Стороны совместно определяют комплекс мер, которые следует предпринять для урегулирования возникшей ситуации. ЛИЦЕНЗИАР окажет ЛИЦЕНЗИАТУ всевозможное действие в защите от исков или требований третьих лиц. Если ЛИЦЕНЗИАР решит принять участие в расходах по урегулированию исков или требований третьих лиц к ЛИЦЕНЗИАТУ, то соответствующие возникающие расходы будут распределены поровну между ЛИЦЕНЗИАРОМ и ЛИЦЕЗИАТОМ.

•  СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ CОГЛАШЕНИЯ. Очень важно прописать в лицензионном соглашении момент его вступления в силу, условия продления или расторжения, время прекращения и последствия прекращения срока действия соглашения. Например, после истечения срока действия Соглашения или его расторжения ЛИЦЕНЗИАТ прекращает заключение новых контрактов или получение заказов на «лицензионную продукцию», по выполнении действующих контрактов или заказов, прекращает производство по закупленной лицензии и возвращает Лицензиару техдокументацию.

•  Вместе с тем оговаривается, что и после прекращения срока действия Соглашения положения его будут применяться до тех пор, пока не будут окончательно урегулированы все обязательства и платежи обусловленные и которые возникли в период действия лицензионного Соглашения. Мало того, после прекращения срока действия настоящего Соглашения условия разделов ПЛАТЕЖИ и ИЗОБРЕТЕНИЯ остаются в силе.

•  РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. Следует иметь ввиду, что, помимо всего прочего, все формулировки, термины и словосочетания, использованные в тексте лицензионного соглашения, при арбитражном или судебном разбирательстве споров будут истолковываться арбитром или судьёй БУКВАЛЬНО, если только тот смысл, который вкладывали в низ стороны не нашел отражение в разделе «ОПРЕДЕЛЕНИЯ».

Что касается самих споров, в случае их возникновения между сторонами они примут все меры к разрешению их путем переговоров между собой. Стандартная формулировка по арбитражу, если стороны не договорились, звучит так:

Если сторонам не удастся разрешить споры и/или разногласия путем переговоров, то такие споры и/или разногласия, без обращения в любые суды, подлежат разрешению в арбитраже с местонахождением в г.Стокгольме (Швеция). Далее прописывается процедура оповещения, выбора арбитров и проведения Арбитража.

•  ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО заранее определяется в лицензионном соглашении. Стороны устанавливают, нормы какого права (шведского, российского и т.п.) будут применяться к отношениям сторон не урегулированным или неполностью урегулированным Соглашением. Применение коллизионных норм исключается.

•  ЮРИДИЧЕСКАЯ ДЕЛИМОСТЬ. Этот раздел лицензионного соглашения устанавливает, что в случае, если одно или более положений настоящего СОГЛАШЕНИЯ становятся или считаются недействительными, незаконными или не имеющими силу, то такая недействительность, незаконность или отсутствие юридической силы не должны влиять на остальные положения лицензионного СОГЛАШЕНИЯ, и это СОГЛАШЕНИЕ должно рассматриваться как действительное, законное, имеющее силу без этого положения (или этих положений).

•  ФОРС-МАЖОР

•  Общие положения.

-Настоящее СОГЛАШЕНИЕ определяет полное согласие и понимание между сторонами по предмету СОГЛАШЕНИЯ и все предыдущие соглашения, переговоры и договоренности по этому предмету теряют силу.

- Заголовки разделов в настоящем СОГЛАШЕНИИ служат только для удобства и никоим образом не ограничивают и не описывают рамки или цели соответствующих разделов и не оказывают никакого влияния на СОГЛАШЕНИЕ,

-Настоящее СОГЛАШЕНИЕ совершено в двух экземплярах каждый на русском и на английском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. Встречаются и такие формулировки: при рассмотрении споров превалирует….. язык. А в некоторых лицензионных соглашениях с КНР лицензионные соглашения совершаются даже на трёх языквах: русском, китайском и английском. При этом языком для разрешения споров признаётся английский. Далее идёт запись «Настоящее Соглашение содержит вместе с приложениями______________ страниц. Настоящее соглашение подписано в г. Москва, Россия ____________________ 1999 года полномочными представителями сторон.»

Ещё одно направление деятельности фирмы «Лицензинсервис» ФГУП «Лицензинторг» – расчёт стоимости лицензии и/или закупаемого оборудования, которые необходимы, например, для обоснования перед соответствующими государственными институтами или партнерами размера роялти, выплачиваемых российскими компаниями иностранным фирмам-лицензиарам.

В заключение мне хотелось бы процитировать академика Дикуля: «Приходите к нам, и мы Вам поможем!»


Выдержка из стенограммы «круглого стола»...
Кириченко Виктор Иванович директор фирмы «Лицензинсервис» ФГУП «Лицензинторг».
Отредактированное выступление:
Я представляю существующее более 45 лет государственное объединение «Лицензинторг», которое было специально создано для осуществления международного технологического обмена на коммерческой основе.

Раз у нас речь идет о совершенствовании нормативно-правового обеспечения инновационной деятельности, необходимо сказать следующее. Давайте все-таки внесём ясность в понятие инновации, хотя А.Н.Козырев против того, чтобы вносить ещё какие-нибудь определения, мол, все ясно. Да ничего не ясно. Что такое инновационная деятельность? Почему необходимо точное определение? Потому что все проекты документов, о которых шла речь на этом круглом столе, должны называться «инновационная деятельность на основе отечественных разработок». На самом же деле инновация, инновационная деятельность не имеет национальной окраски. Поэтому и необходимо четко определить, о чём мы здесь говорим.

Что такое инновационная деятельность? - Создание с наименьшими затратами новой продукции, которая необходима обществу, или внедрение отечественных разработок любой ценой?

Вот, например, Борис Георгиевич Салтыков, он хорошо это знает, что такое инновационный процесс в этом смысле, потому что в свое время, будучи руководителем Госкомитета по науке и технике, он занимался и тем, и другим. Ну, а «Лицензинторг», который относился тогда к Министерству внешней торговли, потом внешнеэкономических связей, как бы являлся его инструментом для приобретения новейших зарубежных технологий для их внедрения в народном хозяйстве, также как путём продажи за границу отечественных технологий обеспечивал их внедрение.

Если это ставить во главу угла создание новых производств, получение новой продукции... Я не знаю, знаете вы эту цифру или нет, Борис Георгиевич Салтыков может подтвердить, что в годы государства, которое уже не существует, на закупку новейший технологий, оборудования для их освоения ежегодно тратилось всего 250 миллионов долларов. Были созданы ряд новейших производств, успешно действующих и в настоящее время. Взять, например АвтоВАЗ. Речь идет не о миллиардных затратах на строительство и приобретение основного оборудования, а инновации в производство автомобилей. Что касается многих технических решений и технологий, которые были использованы в автомашинах семейства ВАЗ, вплоть до «девятки», права и технологии их производства были закуплены «Лицензинторгом». Госкомитет по науке определял, покупать ту или иную технологию или нет, или использовать нашу технологию. А вот когда, кстати, на ВАЗе использовали нашу технологию вместо оригинальной зарубежной, кто помнит эти времена, у всех были проблемы, например, с крестовинами, потому что пошли не по оригинальной технологии, за которую уже деньги заплатили, а использовали более простую отечественную «обходную» технологию.

Я понимаю, что мы находимся в комитете, который занимается отечественной наукой. И он, естественно, понимает инновации, как продвижение отечественной науки. Все правильно. Но не надо подменять одно понятие другим. Это очень важно.

Теперь дальше. В основе любого инновационного процесса лежит процесс передачи прав интеллектуальной собственности. Это тоже очень важный вопрос. И он важен независимо оттого, как идет инновационный процесс: то ли на базе российской разработки, то ли на базе иностранной. И в том и другом случае вопросы передачи прав использования интеллектуальной собственности очень важны.

В свое время на другом «круглом столе» я рассказывал, как понимаю передачу прав интеллектуальной собственности. Я вижу четыре типа её передачи.

Первой – через лицензионное соглашение.

Второй –через соглашение о научно-техническом сотрудничестве.

Третий – за счет внесения в уставной капитал совместных предприятий.

И четвертый, самый развитый на сегодня, - нелегальный.

На последнем «круглом столе» я проводил такой пример. Известная фирма «Самсунг» объявила конкурс среди российских изобретателей по следующим направлениям – проекционные системы, жидкокристаллические дисплеи, плазменные дисплейные панели, новые дисплейные технологии, улучшение качества изображения. Декларированная организаторами цель конкурса – выявление перспективных идей для совместной разработки высокоэффективных методов обработки изображения и новых средств отображения в виде телевизионной информации. Знаете, какое первое место? Тысяча долларов!

Я не хочу сказать, что «самсунговцы» жулики. Просто подобные объявления падают на благодатную почву. Потому что в нашей стране не создана инновационная система, которое бы вот это предотвращала. Понимаете? Не собираюсь обвинять «Самсунг», говорить, что они плохие. Наоборот – молодцы, приспособились к нашим реалиям. И вот используют их как могут.

Научно-техническое сотрудничество. Здесь находится г-н Фомичёв. Он, правда, про это ничего не говорит, но мы с ним очень долго бились, чтобы, наконец, иностранцы признали, что надо платить, если научно-технический задел одного из партнеров значительно больше, чем у другого.

В советское время, когда по большинству тем научно-технического сотрудничества мы отставали, мы за эту разницу платили. Борис Георгиевич Салтыков знает, сколько было заплачено за такую разницу в уровне по созданию навигационно-пилотажных комплексов для ТУ-154, сколько было заплачено за тренажер для широкофюзеляжных самолетов. Сначала заплатили за разницу в уровнях, а потом начали сотрудничать.

Если проанализировать тематику научно-технического сотрудничества, соглашения, которые имеются в настоящее время, сегодня на начальном уровне наши разработки далеко впереди, чем у партнера. Я не пессимист, что все у нас умерло, все пропало. Ничего подобного. В научно-техническом сотрудничестве наши учёные впереди.

Итак, происходит передача прав на то, где мы впереди, благодаря соглашению о научно-техническом сотрудничестве. Дальше начинается самое интересное. А именно, как будут использоваться эти права, как будет использоваться право на продукт, который совместно создан партнерами? Тут очень много интересного…

И последнее. Я уже цитировал сегодня г-на Салтыкова. Я полностью с ним согласен в том, какой должен быть закон. Говоря об инновационной деятельности не надо закона, который определит, как должна жить наша наука. Закон об инновационной деятельности должен определить правила игры, чтобы которые не менялись, между бизнесом и государством в инновационном процессе. И, поверьте, тогда и наука только выиграет.
  Карта сайта © korab lab